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【恒都法研】被駁回商標可以獲得商標專用權保護？

恒都知識產權法律中心 商標侵權專業組 孔麗芳2018-09-26 2

“膚專家”、“月夫專家”在第五類“膏劑”等商品上申請注冊商標，因缺乏顯著性被商標局駁回。然而，在一起商標侵權案件中， “膚專家”標識卻獲得了商標專用權保護。商標行政授權階段和司法審判階段為何對同一商標具有截然不同的觀點？被駁回商標又是如何獲得商標專用權保護的？

“膚專家”、“月夫專家”在第五類“膏劑”等商品上申請注冊商標，因缺乏顯著性被商標局駁回。

2008年5月21日，武漢潤禾化妝品有限公司在第五類“膏劑”等商品上申請注冊第6712492號“膚專家”商標，被商標局駁回。駁回原因為“膚專家”用在指定商品上，僅僅直接表示其功能、品質等特點，故不得作為商標注冊。

2016年5月26日，武漢潤禾生物醫藥有限公司（簡稱武漢潤禾公司）在第五類“膏劑”等商品上申請注冊第20097414號“月夫專家”商標（備注：此處將膚分為兩字月和夫），被商標局駁回。駁回原因為該文字形似“膚專家”用在指定商品上，僅僅直接表示其功能、品質等特點，故不得作為商標注冊。

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武漢潤禾公司訴他人在“膏劑”商品上使用“膚專家”標識被判侵權?

涉案商品

2013年8月7日，武漢潤禾公司經核準注冊第10123951號“夫專家”文字商標，核準商品為第5類“膏劑、醫用藥膏”等，該商標專用權期限為2013年8月7日至2023年8月6日。

2016年6月10日，武漢潤禾公司發現侵權人銷售的“扶氏堂”牌“膚專家”軟膏產品，訴至合肥市中級人民法院。武漢潤禾公司指控侵權的“扶氏堂”牌“膚專家”軟膏產品，該產品盒式外包裝或產品包裝上的“膚專家”文字標注對商品本身而言具有標示商品來源的功能，應視為該商品的商標標識，該“膚專家”文字標識與武漢潤禾公司享有商標專用權的“夫專家”文字標識讀音相同，字義相近，以普通消費者的視角觀之，無明顯差異，應認定為與涉案注冊商標標識相似，很容易使普通消費者與原告使用涉案注冊商標的商品產生混淆和誤認，屬于在相同商品上使用與原告注冊商標相似標識的情形，侵犯了原告涉案注冊商標專用權，其應承擔停止侵權和賠償損失的民事責任。

一、“膚專家”標識因缺乏顯著性被駁回，不能禁止他人使用

我國商標保護制度實行核準注冊保護原則，自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。

申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別。商標法第十一條規定，下列標識不得作為商標注冊：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；（二）僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的；……。

商標局通過兩份間隔八年的《商標駁回通知書》，認定“膚專家”用在第五類“膏劑”等商品上，僅僅直接表示其功能、品質等特點，不得作為商標注冊。

商標局依據第十一條第二項認定“膚專家”標識用在第五類“膏劑”等商品上沒有顯著性，不得注冊為商標。因“膚專家”標識商標專用權人不可能存在，故他人在“膏劑”等商品上使用“膚專家”標識不會侵犯他人商標專用權。

二、不得作為商標注冊的標識可否通過相同或近似已注冊商標間接獲得商標專用權保護？

“膚專家”商標侵權案件中，合肥市中級人民法院在進行侵權判定時，首先判定“扶氏堂”牌“膚專家”軟膏產品上，“膚專家”標識與“夫專家”標識構成近似商標，屬于在相同商品上使用與武漢潤禾公司注冊商標相似標識的情形，易導致相關公眾混淆誤認，從而依據商標法第五十七條第二項判定侵權人在軟膏產品上使用“膚專家”標識侵犯了武漢潤禾公司第10123951號“夫專家”商標專用權。其次再判定“膚專家”標識是否具有顯著性，是否僅表示功能品質等特點，是否為通用名稱。且在論證“膚專家”標識顯著性時，僅進行了一般論述及消極性否定意見陳述。如侵權方舉證武漢潤禾公司和武漢潤禾化妝品有限公司就“膚專家”、“月夫專家”在第5類商品上申請注冊商標被駁回的事實，與“膚專家”是該類商品的通用名稱或商品名稱無關，也不能夠否認侵權人使用在商品之上的“膚專家”文字是標示商品來源的商標的功能。與《商標法》第十一條第二款：“前款所列標志經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊”的證明標準相悖。該判例的出現，開辟了商標獲得顯著性的第二條道路，即如存在先注冊近似商標，則不具有顯著性的不得作為商標注冊的標識自動獲得顯著性。顯然，該推理極易被推翻。

筆者認為，司法審判階段依據《商標法》第57條第二項對注冊商標予以近似保護時，應當與行政授權程序相同，需對侵權標識可注冊性予以充分論證，即侵權標識是否具有顯著性，是否包含不得作為商標使用的標志，相同商品上是否有在先相同商標專用權等。

一個長達8年在行政授權階段不能獲得授權的標識“膚專家”，在司法審判階段卻借力注冊商標“夫專家”獲得了商標專用權保護，商標局和法院對同一標志的認定出現不同結果，恰是《商標法》第57條第二項惹的禍，免去了武漢潤禾公司經使用獲得顯著性的證明責任，值得深思。